前 言

日前，笔者收到一位澳大利亚客户的邮件，称其在中国的OEM工厂将其授权生产好的产品发往澳大利亚的过程中，产品被海关扣留，后申请人向法院申请诉前财产保全，法院裁定扣押该批产品。据笔者了解，近年来涉外定牌加工商标侵权纠纷，仍然是对外贸易中较为常发的知识产权法律纠纷。而说起该话题，笔者不由自主地翻出去年被广大圈内人士关注的HONDAKIT案，与大家分享分享。

背景

涉外定牌加工通常是指国内生产商经国外合法商标权利人等合法授权进行生产,并将所生产的产品全部出口至该商标权人享有商标权的国家和地区的国际贸易模式。HONDAKIT一案中，国内生产商与商标权人正是这样一种贸易模式。缅甸美华公司是“HONDAKIT”商标持有人，其委托中国企业恒胜鑫泰公司、恒胜集团公司以该商标生产摩托车配件，这些产品直接被发往缅甸，仅在缅甸销售。涉案产品被海关扣押，后本案原告本田技研工业株式会社将上述两家中国企业起诉到法院。该案经历一审、二审、再审，各法院分别不同的观点。

一审判决

一审法院（德宏傣族景颇族自治州中级人民法院）核心观点：1.二被告在其生产和销售的摩托车头罩、发动机盖、左右两边的风挡、铭牌上使用“HONDAKIT”标识，并且突出增大“HONDA”的文字部分，缩小“KIT”的文字部分。2.明显在突出和强调涉案商品中“HONDA”文字及图形的使用和视觉效果，构成在相同或者类似的商品上使用与其注册商标相同或者近似的商标。一审判决判令：二被告停止侵权，连带赔偿原告经济损失人民币30万元。一审判决后二被告提起上诉。

二审判决

二审法院（云南省高级人民法院）核心观点：1.二被告所实施的行为不是商品销售行为而是涉外定牌加工行为。2.缅甸公民吴德孟昂在缅甸享有涉案“HONDAKIT”注册商标权，恒胜集团公司的行为获得吴德孟昂的商标使用授权。3.二被告使用涉案图标的行为不属于商标法意义上的商标使用行为。4.二被告办理出口的220套摩托车散件系全部出口至缅甸,不进入中国市场参与“商业活动”,中国境内的相关公众不可能接触到该产品,因而二被告的这种使用行为不可能在中国境内起到识别商品来源的作用,因此这并非商标法意义上的商标使用行为。 二审法院还指出，商标指示商品或服务的来源,使相关公众能够区分不同的经营者提供的商品或服务,使之不“容易导致混淆”,这是商标最核心、最基本价值。商标法保护商标的根本目的,就在于确保商标识别功能的实现;判断商标侵权与否的关键,就在于审查商标使用行为是否容易导致相关公众对商品或服务的来源产生混淆。二审法院判令：撤销一审判决，驳回本田技研工业株式会社诉讼请求。二审判决后本田技研工业株式会社申请再审，最高人民法院提审本案。

再审判决

再审法院（最高人民法院）核心观点：1. 商标使用行为是一种客观行为，通常包括许多环节，如物理贴附、市场流通等等，是否构成商标法意义上的“商标的使用”应当依据商标法作出整体一致解释，不应该割裂一个行为而只看某个环节，要防止以单一环节遮蔽行为过程，要克服以单一侧面代替行为整体。2. 处理涉外定牌加工案件，应当反映“司法主导、严格保护、分类施策、比例协调”的知识产权司法政策导向，营造良好的知识产权法治环境、市场环境和文化环境。改革开放以来，涉外定牌加工贸易方式在不断变化和深化，不能简单把涉外定牌加工这类案件作为商标侵权的例外情形来看待，还应当按照商标侵权认定的一般规定和原则进行，将法律适用和司法政策结合起来。3. 《商标法》第四十八条中的“用于识别商品来源”的商标使用包括对商标的使用起到可能产生或者实际产生识别商品来源作用两种状态。商标的使用行为是客观行为，通常由多个环节共同构成。在认定商标性使用时，不能割裂整体环节，仅仅单独观察某个环节是否发挥识别商品来源的作用。商标的使用行为还会有多主体的参与，多个主体的意愿可能相同或者不同，这需要综合判断，而不能仅仅依据某一个商标使用参与主体的主观认知做判断。4. 《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第八条中的“相关公众”包括与被诉侵权商品相关的消费者和经营者两类主体。对两类主体不能理解为相关公众只有在域内一种状态，也不能简单认定被控侵权产品只在域外流通。随着中国改革开放和国际贸易交往的发展，相关公众可能会在域外接触被控侵权产品产生混淆，被控侵权产品也可能从域外回流到域内造成相关公众混淆。再审判决判令：撤销二审判决，维持一审判决。

总结

近年来各地各级法院就同类案件的判决结果，反映该类案件裁判结果存在较大的不确定性。该判决改变了最高院以往对涉外定牌加工仅属于物理贴附、不构成商标侵权的观点，影响较大。在2014年之前，各地法院普遍认定定牌加工属于商标法意义上的使用，未经授权构成商标侵权。如：（2001）深中法知产初字第55号判决（Nike案），（2005）浙民三终字第284号民事判决（RBI案二审）等。2014年至2019年本案判决之前，最高院认定贴附商标行为不属于商标法意义上的使用行为。2019年9月23日，本案中，最高院表示贴附行为也属于商标法意义上的使用行为，未经授权构成商标侵权。这也是最高院在“PRETUL”、“东风”案之后，就涉外定牌加工商标侵权纠纷做出的最新民事判决，体现了随着经济的发展和对知识产权问题认知的深入，我国对涉外定牌加工中商标侵权的观点也随之逐渐改变。

笔者认为，涉外定牌加工企业，应当在接受委托时充分评估相关产品涉及的商标法律问题，取得国内商标权人的授权才能控制侵权风险。若未经授权擅自贴附委托方在国内没有商标权的商标，即使全部商品直接销往国外，也有识别商品来源、造成相关公众混淆的可能性，也构成商标法意义上的使用，属于商标侵权行为。

作者简介

余裕武

律师

余裕武律师，广东环球经纬律师事务所高级合伙人，暨南大学民商法学硕士（知识产权方向），专注知识产权相关领域超十二年。余裕武律师2014年曾获新东方教育科技集团“优秀管理者”奖，其代理的“葫芦娃”著作权案获评“2019年度岭南知识产权诉讼优秀案例”。

余裕武律师所带领的智昊律师团队的主要业务领域有:

1. 知识产权诉讼及争议解决，业务类型涉及著作权、商标、专利、不正当竞争、商业秘密等纠纷；

2. 知识产权管理咨询、战略布局、尽职调查、商业谈判、授权确权；

3. 企业知识产权专项顾问；

4. 企业常年法律顾问等法律服务。

团队现服务于多家领先于互联网细分领域的大型企业，同时还深耕影视、电子产品、教育、家居、化妆品等行业的知识产权服务。服务客户包括：小米、vivo、金士顿、Prada、震旦、晨光、欧派家居、掌阅等。